Segundo a decisão, por maioria, da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deu provimento a embargos de divergência da empresa Lautrec Publicidade S/A, a caducidade de marca registrada, por falta de uso, deve ter efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), ao invés de produzir efeitos retroativos (ex tunc). No entendimento da 2a Seção, a fixação dos efeitos da caducidade para o futuro se adequa melhor à finalidade do registro de marcas, uma vez que confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desistimula a contrafação.
A demanda iniciou-se com a ação de abstenção de uso da marca “O Jogo do Milhão”, proposta pela Lautrec Publicidade S/A, Tomasella Administração e Participações Ltda. e Entertainment Produtction Group Brasil em face de BF Utilidades Domésticas Ltda. e TV SBT Canal 4 de São Paulo. O pedido incluía também indenização no valor que as autoras teriam recebido com a concessão do uso da marca.
O pedido foi julgado procedente em primeira instância, sentenciando as rés à abstenção do uso da denominação “O Jogo do Milhão”, permitindo o uso da denominação “O Show do Milhão”. A sentença previa também multa diária de R$200 mil e o pagamento de indenização em valor equivalente à remuneração que seria obtida pelas autoras com a concessão de uso. As rés apelaram, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento.
O recurso especial interposto pela BF Utilidades Domésticas e pelo SBT foi provido pela Quarta Turma do STJ, já que no entendimento desta o Brasil adota o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fizer uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. No que tange a caducidade, a Quarta Turma assinalou que o detentor perderá o registro se, passados cinco anos de sua concessão, o uso da marca não tiver iniciado no país ou se este tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou ainda se a marca tiver sido utilizada com modificação que a descaracterize.
A Lautrec e as outras empresas autoras da demanda inicial interpuseram embargos de divergência afirmando que a decisão da Quarta Turma diverge dos entendimentos adotados pela Terceira Turma. Esta última, no julgamento do REsp 330.175, afirmou que tendo havido a contrafação durante o período em que vigia o registro, a ulterior declaração de caducidade não invalida o pedido de indenização. Por maioria, a 2a Seção deu provimento aos embargos de divergência.
Na concepção da relatora dos embargos, ministra Nancy Andrighi, já uma distinção entre os institutos da nulidade e da caducidade. No primeiro, o vicio macula a concessão do registro desde o inicio, possuindo efeito retroativo, já que seria inviável manter válido algo que é nulo desde o começo. Já a caducidade, a condição para manutenção do registro deixa de existir, causando efeitos jurídicos somente a partir deste momento.
Ressalta-se também que a finalidade do registro de marca é a produção de conhecimento para terceiros, razão porque seu cancelamento só produz efeitos a partir de sua efetivação. A relatora ainda observa que a caducidade não é automática, podendo ser afastada quando o titular volta a usar a marca mesmo após ter ocorrido a consumação do prazo de sua vigência, por isso, a ausência de uso da marca registrada não pode legitimar a contrafação praticada no período de vigência do privilégio.
Pelo entendimento da 2a Seção, os efeitos ex nunc da caducidade garantem a segurança dos agentes do comercio, responsáveis pelo desenvolvimento do país, já que na hipótese contraria, no caso de um terceiro interessado se apropriar da marca, esse estará legitimado a pedir lucros cessantes em face de todos os antigos proprietários.
fonte: STJ
